Столкновение фирменных наименований, товарных знаков и доменных имен.

Правовое регулирование проблемы столкновений фирменных наименований
различных фирм, сходных с ними товарных знаков и доменов на данный
момент времени достаточно сложно.
Как фирменное наименование, товарный знак (знак обслуживания) так и
домен являются средствами индивидуализации.
С одной стороны, согласно статьи 8 Парижской конвенции по охране
промышленной собственности Фирменное наименование охраняется во всех
странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и
независимо от того, является ли оно частью товарного знака.
С другой стороны фирменное наименование, содержащее название фирмы,
постоянно сталкивается с чужим зарегистрированным товарным знаком, а на
сегодняшний момент времени еще и с доменом.
Товарный знак/знак обслуживания в Российской Федерации охраняется
Законом Российской Федерации о товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров 1992г. (далее Закон РФ о
товарных знаках), а домен в России достаточно новое понятие и
специального закона об охране доменов в Российской Федерации нет.
Домен - часть сетевой идентификации в сети Интернет. Служба доменных
имен (DNS) предназначена для одназначного сопоставления доменного имени
IP-адресу нужной машины. Доменное имя составляется из нескольких
сегментов. Домен GRANDPATENT.RU определяет группу доменов более
высокого уровня. В частном случае, это может быть одна машина, и все
ссылки на любое_имя.grandpatent.ru приведут на эту машину, ru -
географическая зона.
Имена зон можно разделить на организационные и географические.
Организационные зоны: com, edu, gov, net, org, int. Географические
домены - по государствам. У России в высшей зоне зарегистрирован домен
ru (первый уровень). В некоторых государствах географические зоны тоже
подразделяют на организационные и географичнские (по городам, областям и
т.д.). С левого конца доменного имени находятся имена машин. Имена
бывают функциональные и собственные. Собственные имена _
любое_имя.grandpatent.ru. функциональные имена определяются из функций
машины: www _ HTTP(WWW) сервер; ftp _ FTP сервер, mail _ почтовый
сервер, proxy _ прокси-сервер. Таким образом, полное доменное имя для
сайта будет WWW.GRANDPATENT.RU.
В данном случае словесный элемент GRANDPATENT является одновременно и
фирменным наименованием и зарегистрированным товарным знаком, поэтому
фирма Грандпатент смогла защитить себя по всем трем аспектам, а
именно:
1) как свое фирменное наименование _ зарегистрированное в установленном
порядке;
2) как свой товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в
соответствии с Законом РФ о товарных знаках;
3) как свой домен, также официально зарегистрированный.
Но возникают ситуации, когда, например:
1. фирменное наименование и товарный знак принадлежат одной фирме, а
тождественный домен другой;
2. фирменное наименование принадлежит одной фирме, товарный знак другой,
а тождественный домен третьей;
3. фирменное наименование и домен принадлежат одной фирме, а
тождественный товарный знак _ другой.
Как показала практика, очень часто, даже широко известные товарные знаки
или фирменные наименования зарегистрированы в качестве доменов не за
владельцами товарных знаков и не за владельцами фирм с конкретным
фирменным наименованием, а совершенно за другими субъектами, именно за
теми, кто первый по приоритету зарегистрировал данный домен. К примеру:
владельцем товарного знака FLAMINGO (ФЛАМИНГО) является Общество с
ограниченной ответственностью Фламинго, для ряда товаров и услуг
Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).
Поскольку фирма ООО Фламинго является полноправным владельцем
зарегистрированного товарного знака, содержащего словесный элемент
(FLAMINGO) ФЛАМИНГО, то любое применение данного словесного товарного
знака на однородные товары и услуги, независимо от дизайна, влечет за
собой нарушение прав владельца и, соответственно, законодательств
Российской Федерации.
Согласно п.2 ст.4 Закона РФ о товарных знаках: Нарушением прав
владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление,
применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в
хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или
товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до
степени смешения в отношении однородных товаров, однако наряду с
вышеуказанной регистрацией словесного товарного знака FLAMINGO
ФЛАМИНГО имеется ряд регистраций других фирм, также имеющих в составе
своего товарного знака словесный элемент ФЛАМИНГО. При этом возникает
ряд сложных ситуаций среди данных фирм.
Например, существует регистрация АОЗТ Фламинго-В г.Москва, которая
содержит услуги 35 класса МКТУ _ деловые операции и 42 класса _
реализация товаров, одновременно с ними владельцем целого ряда деловых
операций по 35 классу является АОЗТ Фламинго г.Воронеж, а услугами по
рекламе 35 класса владеет М.П. Фламинго г.Владимир. С одной стороны,
владелец товарного знака ООО Фламинго на правах полноправного
владельца имеет право согласно п.2 ст.4 Закона РФ О товарных знаках на
изготовление своего товара, его применение, ввоз, рекламу, продажу,
хранение и иное введение в хозяйственный оборот под данным товарным
знаком.
С другой стороны АОЗТ Фламинго-В г.Москва также имеет право на любые
деловые операции и реализацию товара под своим зарегистрированным знаком
ФЛАМИНГО. При этом, как владелец товара ФЛАМИНГО ООО Фламинго
имеет право реализовывать его под товарным знаком ФЛАМИНГО, так и АОЗТ
Фламинго также на правах владельца регистрации имеет право реализации
товаров под товарным знаком Фламинго при этом, название Фламинго
одновременно является частью их фирменного наименования.
Данный вопрос достаточно сложен, и для того, чтобы не было введения
потребителя в заблуждение относительно сходных товарных знаков и
связанных с ними фирменных наименований, например, ФЛАМИНГО, для
товаров и услуг, то желательно при регистрации товаров дополнительно
регистрировать и услуги, связанные с рекламой, деловыми операциями,
доставкой и реализацией товара под тем же товарным знаком.
Сложнее дело обстоит с тождественным доменом. Предположим, что в
Интернете Вы наткнулись на домен FLAMINGO.RU, принадлежащий третьей
фирме с другим фирменным наименованием.
Что же можно обнаружить в Интернете набрав домен FLAMINGO.RU.?
Например: рекламу товара, или предложение товара к продаже, при этом как
в случае с доменом КОДАК рекламируется и предлагается в продажу товар,
однородный товару зарегистрированного тождественного товарного знака.
Поскольку фирма _ владелец доменного имени FLAMINGO.RU в Интернете
занимается рекламной деятельностью и предложением товаров к продаже, то
ее деятельность совпадает с услугами тождественных зарегистрированных
товарных знаков FLAMINGO 35 класса МКТУ реклама и 42 класса МКТУ
реализация товаров других фирм, а также с их фирменными
наименованиями, а если еще и совпадает вид товара, предлагаемого к
продаже, то и с зарегистрированными сходными товарными знаками
однородных товаров, что вносит путаницу в индивидуализацию конкретной
фирмы и конкретного товарного знака.
Сложнее ситуация складывается в том случае, если в составе фирменного
наименования содержится чужой зарегистрированный товарный знак.
Фирма Фламинго является владельцем товарного знака FLAMINGO. При
этом, она обнаружила в Москве несколько фирм ФЛАМИНГО, занимающихся
теми же видами деятельности.
В данном случае фирменное наименование ФЛАМИНГО совпадает с товарным
знаком ФЛАМИНГО той же фирмы.
Фирма Фламинго провела широкую рекламную компанию, которой
воспользовались фирмы, имеющие в своем фирменном наименовании название
ФЛАМИНГО, но с другой организационно-правовой формой юридического
лица.
При этом, потребитель обычно не обращает внимание на
организационно-правовую форму юридического лица, а видит только яркое
название ФЛАМИНГО и, соответственно, возникает смешение фирм.
И если при этом, одна из фирм еще и зарегистрировала на себя домен
FLAMINGO.RU, воспользовавшись широкой рекламной компанией фирмы
Фламинго _ владельца товарного знака FLAMINGO, в отношении
однородных товаров, то данный факт приведет к смешению предприятий и
товара, что можно расценивать как факт недобросовестной конкуренции,
согласно статьи 10 bis. Парижской конвенции по охране промышленной
собственности, в которой сказано:
"(1) Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в
Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.
(2) Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции,
противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.
(3) В частности, подлежат запрету:
- все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение
в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой
деятельности конкурента;
- ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности,
способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или
торговую деятельность конкурента_"
Использование в качестве домена чужого зарегистрированного товарного
знака, совпадающего с чужим фирменным наименованием приведет к смешению
предприятий, к смешению торговой деятельности предприятий, к смешению
аналогичных товаров с тождественными товарными знаками, что может
расцениваться как факт недобросовестной конкуренции, по которому
согласно ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной
собственности Российская Федерация как страна, участвующая в Союзе
обязана обеспечить эффективную защиту.
В данное время в России этот механизм не отработан.
При регистрации фирменных наименований и доменов необходим механизм
проверки связи фирменного наименования, сходного с ним домена и
товарного знака, знака обслуживания в отношении однородных товаров и
однородных услуг.
Вторым примером может служить регистрация словесного товарного знака
КАПИТАН (CAPITAN).
Товарный знак CAPITAN (КАПИТАН) зарегистрирован на ряд классов
международной классификации МКТУ, в том числе реклама, деловые
операции и реализация товаров. Существует ряд фирм с названием
КАПИТАН, основной деятельностью которых является реализация товаров,
то есть магазины.
В данном случае их фирменное наименование включает в себя чужой товарный
знак КАПИТАН (CAPITAN).
В силу ст.54 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст.8
Парижской конвенции по охране промышленной собственности данные фирмы
имеют право пользоваться своим фирменным наименованием без специальной
регистрации в силу самого факта пользования им.
Однако, как только данное фирменное наименование вводится в
хозяйственный оборот на территории Российской Федерации, сразу же
начинают действовать другие статьи законов, а именно п.2 ст.4 Закона о
товарных знаках_ и ст. 10bis (недобросовестная конкуренция) Парижской
конвенции об охране промышленной собственности, и фирма, имеющая в
составе своего фирменного наименования название КАПИТАН, считается
нарушителем прав владельца товарного знака КАПИТАН (CAPITAN) в
отношении однородных товаров и услуг.
В сложившемся парадоксе фирма-магазин вроде бы имеет право на фирменное
наименование КАПИТАН, но при этом она не имеет право ни на рекламу, ни
на деловые операции, а главное, она не имеет право на свою основную
деятельность - торговлю товарами, поскольку данные услуги охраняются
товарным знаком КАПИТАН, владельцем которого является другая фирма.
Фирм, содержащих фирменное наименование КАПИТАН, по Российской
Федерации достаточно много, но, с другой стороны, даже в судебном
порядке невозможно лишить их фирменного наименования КАПИТАН.
Аналогичная ситуация сложилась и с доменами, а, именно, фирма, имеющая
право на домен CAPITAN.RU, занимаясь в Российском сегменте Интернета
деловыми операциями, рекламой и реализацией товара, вроде бы нарушает
чужой товарный знак (знак обслуживания) CAPITAN, поскольку
тождественный домен CAPITAN.RU, содержит в своем составе чужой
зарегистрированный товарный знак CAPITAN, на те же виды услуг, но на
практике, в настоящее время, невозможно вернуть владельцу товарного
знака CAPITAN домен CAPITAN, хотя использование фирмами чужих
товарных знаков или чужих фирменных наименований в качестве своих
доменов можно считать кибер-захватом.
В России практика возвращения доменов владельцам аналогичных товарных
знаков или фирменных наименований находится в зачаточном состоянии,
поскольку отсутствует закон о доменах, как средствах индивидуализации
предприятия.
Однако, попытки в судебном порядке аннулировать неправомерную
регистрацию домена, использовав действующие Законы имели место.
Как же защитить свое фирменное наименование и домен, тождественный ему?
1. Необходимо из понятия фирменное наименование, которое содержит,
согласно ст.54 Гражданского Кодекса Российской Федерации указание на
организационно-правовую форму юридического лица и название фирмы,
выделить понятие название фирмы и предусмотреть его регистрацию в
установленном порядке в РОССИЙСКОМ АГЕНТСТВЕ ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ
ЗНАКАМ в качестве товарного знака (знака обслуживания) фирмы.
Поскольку, при регистрации товарного знака учитывается статья Устава
предприятия Предмет деятельности, то, одназначно, фирменное
наименование, содержащее название фирмы является и его товарным знаком
(знаком обслуживания), поскольку фирма не может существовать без своей
деятельности.
Вышесказанное отражает п.3 статьи 10bis (недобросовестная конкуренция)
Парижской конвенции об охране промышленной собственности, в котором
сказано: В частности подлежат запрету: все действия, способные каким бы
то ни было способом вызвать смешения в отношении предприятия, продуктов
или промышленной или торговой деятельности конкурента.
При регистрации предприятий с разными организационно-правовыми формами
юридического лица, но с одинаковыми названиями и одинаковыми видами
деятельности, происходит именно смешение в отношении предприятий, а
именно это и запрещено статьей 10bis (недобросовестная конкуренция)
Парижской конвенции.
Кроме того, в Уставе каждого предприятия есть строка любые виды
деятельности, не запрещенные законом, а следовательно, все предприятия
со сходными фирменными наименованиями могут привести к смешению и фирм и
их деятельности. 2. Что же касается защиты фирмой прав на домен,
тождественный фирменному наименованию, совпадающему с товарным знаком
(знаком обслуживания), то осуществить эту защиту можно например в виде
регистрации товарного знака (знака обслуживания) на конкретные виды
услуг, например реклама через Интернет с помощью домена, связь через
Интернет с помощью домена, реализация товаров через Интернет с помощью
домена Кроме того, необходимо в статьи Законов РФ дополнительно ввести
разъяснение о регистрации фирменного наименования в установленном
порядке и при разработке новых нормативных документов в области правовой
охраны фирменных наименований и товарных знаков необходимо учесть
столкновение интересов по фирменным наименованиям, аналогичных товарным
знакам, знакам обслуживания и тождественным доменам.

С глубоким уважением к Вам,

Е.В. Прозоровская

Патентный поверенный РФ, Рег. ©422, Директор ООО Грандпатент

А.А. Прозоровский

Зам. директора ООО Грандпатент